한국출원 우선권주장에 따른 미국상표출원

미국이외의 나라에 신청중인 상표를 근거로 미국특허청에 상표출원하는 것이 가능합니다. 미국에서 현재 사용하지 않고 있고, 수년내로 미국에서 사용할 계획이 없으나 다른나라에 신청중인 상표를 근거로 미국내의 상표권을 확보해 두고자 하는 경우에 이용될수 있는 출원방식입니다. 이는 미국상표법 Section 44(d) (15 U.S.C 1126) 규정에 따른 출원으로 미국상표출원방식 5가지 중의 세번째 방식입니다.

미국이외의 나라에 출원중인 상표에 근거한 외국출원 우선권 주장출원(foreign trademark application base)은 최초 출원일로부터 6개월 이내에만 가능합니다. 미국상표법 Section 44(d)에 따른 외국출원 우선권주장 미국상표출원의 장점은 상표의 실제사용이 중시되는 사용주의 국가인 미국에서 실제로 상표를 사용하지 않아도 상표등록이 가능하다는 점입니다. 단, 이는 미국에서 심사통과되고 그동안 최초출원국의 상표가 등록처리되어 등록증사본을 미국특허청에 제출할수 있는 경우로 제한됩니다.

외국출원 우선권을 주장하며 미국특허청에 상표출원을 하려면 해당국가 특허청이 발급한 상표우선권서류 등본(certified copy)과 번역인의 이름 및 사인이 포함된 각 페이지의 영문번역을 상표출원서류와 함께 제출하여야 합니다. 이때 번역문에 대한 공증(notarization)은 필요하지 않습니다. 우선권 주장출원은 우편출원 및 전자출원이 가능합니다. 전자출원의 경우에는 우선권 서류 각 페이지를 스캔하여 번역인의 사인이 포함된 번역문과 함께 미국특허청에 전송하는 것이 가능합니다.

심사관의 심사결과는 거절통지서 (Office Action) 또는 심사통과된 경우에는 외국등록증을 요청하는 통지서가 보류통지(Suspension Notice)와 같은 형식으로 나올수 있습니다. 거절통지서를 받은 경우라면 특허청 담당심사관이 거절통지서를 발송한 날로부터 6개월 이내에 답변서를 제출하여야 합니다. 답변서 제출기한은 연장될수 없고 기한내에 답변서가 특허청에 접수되지 않으면 출원건은 포기처리되므로 주의가 요구됩니다.

만일 심사관인 외국등록증을 요구하는 통지서를 보내오고 외국등록증이 준비되었다면 번역인 사인이 포함된 번역본과 함께 특허청에 제출하면 되고, 외국등록증이 발급되지 않은상태라면 현재사용기준(Actual Use)으로 출원기준을 변경하여 상표가 보이는 제품의 사진등 미국내 사용증명을 제출하는 방식으로 전환하여 상표등록받는 것이 가능합니다.