PCT 미국 국내단계 출원시 고려사항

한국특허청에 특허 또는 실용신안을 출원한 후 소정의 기한내에 이른바 PCT 국제단계 출원을 하였다면 최초출원일로부터 계산하여 30개월 이내에 개별국가 출원을 완료하여야 합니다. PCT 국제단계출원이란 다국특허출원을 위한 일종의 출원예약제도로 이해될수 있으며, 파리조약(Paris Convention)에 따른 일반 외국출원 우선권 주장의 기준과 동일하게 최초출원후 12개월 이내에 진행되어야 합니다. 한국에서 PCT국제단계에 올린후 미국 국내단계진입을 위하여 한국출원에 대한 PCT우선권 주장으로 미국특허출원을 진행하는것은 일반적인 한국출원 우선권 주장 미국출원과 기본적으로 큰 차이는 없으나 다음사항에 대한 이해가 요구됩니다.

사전보정(Preliminary amendment)의 필요성
PCT가 아닌 일반 우선권 주장으로 미국특허출원하는 경우에는 대개 미국특허출원의 시기에 맞추어 영문명세서를 준비하게 되므로, 미국출원시점에서 충분한 수정과 검토를 거친 영문명세서를 미국특허청에 제출할수 있는 여유가 있습니다. 그러나, PCT 우선권주장에 따른 미국특허출원(PCT 미국 국내단계 진입)의 경우에는 이미 PCT국제단계 출원시에 대개 영문명세서가 제출된 상태이므로, 미국 국내단계 진입시점에서의 영문명세서 수정은 별도로 사전보정서(Preliminary Amendment)를 출원서와 함께 제출하는 형식을 따라야 합니다. PCT국제단계진입시에 준비된 영문명세서를 미국출원의 시점에서 수정 및 보완하는 것은 심사관의 거절통지에 대한 사전극복절차로 이해될수 있습니다. 단, PCT국내단계출원에 대한 보정서에는 최초출원에 설명되지 않은 새로운 기술내용(new matters)은 추가될수 없습니다.

국제조사보고서에 인용된 특허 또는 공보를 선행기술자료(IDS)로 제출
PCT국제단계 출원후 수개월 이내에 국제조사보고서(International Search Report)를 출원인이 받아보게 됩니다. 국제조사보고서란 일종의 약식특허검색이며, 출원인이 국제조사기관(International Searching Authority)으로 선택한 특허청에 의하여 진행됩니다. 국제조사보고서는 우선일(최초출원일)로부터 15개월 이내에 완료된후 PCT공보에 첨부되어 지정국(PCT국제단계출원시 선택한 출원예정국)에 전달됩니다. PCT국내단계 진입(개별국가 출원)시점에서 이미 국제조사보고서을 받아본 상태이거나 PCT국제출원이 우선일로부터 18개월이 경과되어 공개된 상태라면 국제조사보고서에 인용된 선행특허정보를 선행기술자료(IDS)로 개별국 특허청에 제출하여야 합니다. 따라서, PCT미국 국내단계출원을 고려하는 출원인은 국제조사보고서에 인용된 선행특허의 사본 및 영문 번역문을 미국출원을 위임받은 미국특허사무소에 보내주어야 합니다.