청원서 제출을 통한 포기된 상표출원건의 복원

미국특허청(USPTO)에 상표를 출원한 이후에 관리소홀로 포기처리(abandonment)된 상표를 살리는 것이 제한적으로 가능합니다. 즉, 청원서(Petition)라는 서류를 접수하여 포기(abandon)된 상표를 출원중(pending or active)인 상태로 부활시키는 방법을 고려하실수 있습니다. 포기된 상표를 살리기 위한 청원서는 출원상표에 대한 포기통지서(Notice of Abandonment)가 발송된 날로부터 2개월 이내에 소정의 청원료와 함께 특허청에 제출되어야 합니다. 특허청의 포기통지서 발송일로부터 2개월이 지났다면 청원서의 제출은 불가하므로 새로 상표출원하는 방법밖에는 없습니다. 포기된 상표출원을 살리기 위한 청원서의 제출은 다음 3가지 경우에 가능합니다.

첫번째는, 상표심사관이 발송한 다른상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)등에 따른 거절통지서(Office Action)에 대한 답변서(Office Action Response)를 기한내에 제출하지 않아 포기된 경우의 청원서제출입니다. 가령, 특허청이 출원상표에 대한 거절통지서를 발송한 날로부터 6개월 이내에 답변서가 접수되지 않으면 특허청은 바로 포기통지서(abandonment notice)를 보내오게됩니다. 이때 특허청의 포기통지서 발송일로부터 2개월 이내에 거절극복을 위한 답변서와 함께 청원서가 특허청에 제출되면 포기된 상표출원은 출원중인 상태로 부활되고 상표심사관은 제출된 답변서의 심사를 개시하게됩니다.

두번째는, 실제사용증명을 기한내에 제출하지 않아서 포기된 경우의 청원서 제출입니다. 미래사용기준(Intent-to-Use)으로 출원된 상표가 심사통과되면 특허청은 허락통지서(Notice of Allowance)를 발송하게되는데, 허락통지서 발송일로부터 6개월 이내에 해당상표에 대한 실제사용증명(Statement of Use)을 특허상표청에 제출하지 않으면 출원상표는 포기처리 됩니다. 이 경우에도 역시 특허청의 포기통지서 발송일로부터 2개월 이내에 실제사용증명을 위한 제품사진등과 함께 청원서를 제출함으로서 상표의 등록처리과정이 다시 순조롭게 진행되도록 할수 있습니다.

세번째는, 위에 설명된 두번째 청원서 제출 방식과 연결된다고 볼수 있습니다. 이는 미래사용기준으로 출원된 상표가 심사통과되어 허락통지서는 받았으나 허락통지서 발송일로부터 6개월 이내에 상표사용증명이 불가하고 또한 상표사용증명의 제출기한 연장요청서(Extension request)도 제출되지 않아 포기된 출원상표를 부활시키는 청원방식입니다. 이러한 경우에는, 상표사용증명의 제출기한 연장요청서와 함께 청원서를 제출하여 상표출원은 출원중(pending)인 상태로 유지할수 있습니다. 물론, 이때 상표의 실제사용이 개시되면 곧바로 제품사진등 상표사용증명을 특허상표청에 제출함으로서 출원상표는 연방상표로 등록(registration)될수 있습니다.